• Kopecký Hála & Co.

Dopady Brexitu na platnost EU ochranných známek a průmyslových vzorů v UK

Každý vlastník průmyslových práv si jistě po oznámení Brexitu kladl otázku, jak tato událost ovlivní ochranu jeho průmyslových práv na území Spojeného Království. Když k 31. lednu 2020 byla podepsána Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „Dohoda“), dostavily se nejen politické, ale i právní změny v celé řadě oblastí, a tyto změny se dotkly i práv duševního vlastnictví. V Dohodě bylo ujednáno tzv. přechodné období od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020, v němž probíhala jednání o konkrétních podmínkách jednotlivých změn, ke kterým po vystoupení Spojeného království z Evropské unie došlo. V přechodném období fungovala všechna pravidla beze změn, včetně práv duševního vlastnictví. Avšak přechodné období 31. 12. 2020 skončilo, a od 1.1.2021 začala platit nově ujednaná pravidla.


V následujících řádcích se dozvíte, jak Brexit ovlivnil Vaši známku či průmyslový vzor podle toho, v jaké fázi se Vaše přihláška nacházela, i to jaká pravidla platí pro nově podané známky a průmyslové vzory od 01.01.2021



Známky zapsané před 31.12.2020

Všechny EU ochranné známky, které byly zapsány před koncem tzv. přechodného období (tj. před 31. 12. 2020), byly automaticky a zdarma převedeny britským Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví (dále en „britský Úřad) do nových registrací ochranných známek Spojeného království. I z toho důvodu, že známky byly “naklonovány“ automaticky, britský úřad nevydal ani nezaslal o těchto nových registracích žádná speciální osvědčení. Vlastníci však mohou nahlédnout do UK on-line databáze průmyslových práv a vyhledat si informace o své (i cizí) známce zde.


Nová registrace je srovnatelná s národní ochrannou známkou Spojeného království a není nutné, aby vlastníci již zapsaných EU známek cokoli řešili. To znamená, že vlastníci EU ochranných známek bez potřeby žádat o zapsání do britského rejstříku a bez nutnosti uhradit jakýkoli poplatek získali shodná, zapsaná a vymahatelná práva ve Velké Británii. Tyto ochranné známky se tedy staly zcela nezávislými UK ochrannými známkami, které je možné licencovat, napadnout, postoupit, či obnovit nezávisle na původní EU ochranné známce. Pro převedené známky platí stejné datum podání nebo stejný den vzniku práva přednosti jako pro příslušnou ochrannou známku EU. Pokud ochranná známka uplatňovala při zápisu senioritu, i ta bude zachována. Známky obdržely nová registrační čísla, která se skládají z původních registračních čísel obdržených při EU registraci a před toto registrační číslo se přidalo „UK009“, aby se dalo snadno rozlišit a identifikovat, že se jedná o britské národní ochranné známky.


U zapsaných známek také platí, že jakékoli licence nebo práva třetích osob (např. zástavní právo), které byly zřízeny u EU ochranné známky nebudou Brexitem dotčena a zůstala ve Spojeném království účinná i po skončení přechodného období.


V případě, že Vaše známka byla již zapsána, ale byla napadnuta a probíhalo správního nebo soudního řízení, které bylo ukončeno do 31.12.2020, a výsledkem tohoto řízení byla ochranná známka EU prohlášena za neplatnou nebo zrušena, tak v tomto případě odpovídající ochranná známka naklonovaná do britské registrace byla také prohlášena za neplatnou nebo zrušena. Pokud se ale důvody zrušení/neplatnosti nevztahovaly na Velkou Británii, neměl britský Úřad povinnost tuto ochrannou známku prohlásit za neplatnou nebo ji zrušit.


Vlastníci známek se mohou také dovolávat dobrého jména své UK ochranné známky, stejně jako v EU, avšak od 1.1.2021 musí být toto dovolání založeno na užívání ochranné známky ve Velké Británii.


Přihláška ochranné známky podána před 31.12.2020, avšak do 31.12.2020 nezapsána

Všechny podané přihlášky ochranných známek, které nebyly k 31. 12. 2020 zapsány do EU databáze, nejsou do britského rejstříku automaticky „naklonovány“ a tudíž nejsou platné jako v případě již zapsaných ochranných známek. Avšak pokud vlastník chce známku zaregistrovat i pro UK, je zde možnost podat v UK přihlášku pro shodnou ochrannou známku a shodné výrobky nebo služby ve lhůtě devíti měsíců od konce přechodného období, tj. od 31.12.2020, a získat tak stejný den podání a den vzniku práva přednosti a seniority jako u odpovídající přihlášky EU ochranné známky. Tyto přihlášky budou ale již pak podléhat obvyklému registračnímu procesu ve Spojeném království a budou účtovány i platné poplatky - 170 liber za jednu třídu zboží či služeb a každá další třída za 50 liber. Pokud se bude ale známka či výrobky a služby uvedené na EU přihlášce odlišovat od přihlášky k srovnatelné UK ochranné známce, bude Úřad zacházet s takovou přihláškou jako s úplně novou a dřívější podání u EUIPO a související den podání a den vzniku práva přednosti a seniority nebudou brány v potaz.


Opt-out mechanismus

Britský Úřad nabízí vlastníkům ochranných známek využít tzn. opt-out mechanismus, pokud vlastník z jakéhokoli důvodu nestojí o vytvoření nové registrace, tedy automatického naklonování jeho EU známky a vytvoření nové, srovnatelné UK známky. Britský Úřad prozatím neuvedl žádnou lhůtu, do kdy lze opt-out mechanismus využít. Tato možnost se dá zvolit například v situaci, kdy práva k původní ochranné známce EU nebyla ve Spojeném království užívána a vlastník si je jistý, že ani v budoucnu neplánuje tato práva využívat. Při zvolení této možnosti stačí vyplnit speciální formulář zveřejněný na webových stránkách úřadu a informovat všechny zúčastněné třetí strany a toto oznámení předložit k formuláři. Poté se s novou registrací bude zacházet, jako by nikdy nevznikla. Pokud však britský Úřad zjistí, že tato možnost nebyla uplatněna za povolených podmínek, může se rozhodnout srovnatelnou UK ochrannou známku obnovit.


Naopak pro majitele, jež uplatňují ochranné známky ve Spojeném království, nebo postoupili, licencovali nebo uzavřeli dohodu ve vztahu k těmto známkám, nebo na základě těchto známek zahájili soudní spor ve Spojeném království, nebude možné tento opt-out mechanismus použít.


V případě, kdy si majitelé známek nejsou jistí, zda novou ochrannou známku v budoucnu ve Spojeném království využijí, je určitě lepší možnost si známky zatím ponechat a případně je později jen neobnovit.


Ochrana průmyslových vzorů po Brexitu

Co se týče průmyslových vzorů Společenství, situace je téměř shodná s ochrannou známkou EU. V Dohodě byl ujednán prakticky stejný postup jako u ochranných známek. Zjednodušeně tedy, průmyslové vzory, které byly zapsány před uplynutím přechodného období, tj. k 31.12.2020, budou automaticky zapsány do registru průmyslových vzorů Spojeného království se stejným právním postavením jako průmyslové vzory zapsané podle práva Spojeného království. Stejně tak jako u podaných ale nezapsaných přihlášek ochranných známek bude postupováno i u podaných ale nezapsaných přihlášek průmyslových vzorů. To znamená, že pokud nebude přihláška EU průmyslového vzoru vyřízena do 31. 12. 2020, nevznikne průmyslovému vzoru ochrana v rámci UK, ale přihlašovatel bude také mít možnost identický průmyslový vzor přihlásit ve lhůtě devíti měsíců od konce přechodného období, tj. od 31.12.2020, jako průmyslový vzor Spojeného království se zachováním data podání a priority. Obdobně jako u ochranných známek můžou vlastníci využít i opt-out mechanismus.


Ochranné známky a průmyslové vzory po 1.1.2021

Od 01.01.2021 je tedy nutné podat samostatné přihlášky u britského Úřadu, pokud si přihlašovatelé přejí chránit jejich průmyslová práva i na území Spojeného Království. Aktuální poplatek činí 170 GBP pro jednu třídu výrobků a služeb a dodatečných 50 GBP pro další třídy u přihlášek ochranných známek podaných online. U průmyslových vzorů je poplatek 60 GBP za přihlášku. Pro všechny známky a průmyslové vzory, ať už naklonované nebo nově podané, platí, že po vypršení jejich platnosti bude potřeba u britského Úřadu uhradit poplatek za jejich obnovení. Vlastníci tedy budou muset zaplatit poplatek za obnovení EU ochranné známky/průmyslového vzoru Společenství u EUIPO a zvlášť také zaplatit za obnovení u britského Úřadu. Avšak následující datum obnovy zůstane pro „naklonované“ UK známky/průmyslové vzory stejné, jako je pro odpovídající EU známky/průmyslové vzory Společenství.


Od 1. ledna 2021 musí majitelé průmyslových práv uvést adresu ve Spojeném království ve věcech, které se týkají například nově podaných národních přihlášek, námitek a či sporných řízení. To znamená, že bude nezbytné zajistit si buď lokálního zástupce, anebo si zřídit sídlo či pobočku v UK. Tento požadavek se prozatím netýká „naklonovaných“ ochranných známek či průmyslových vzorů, jelikož bylo v Dohodě ujednáno, že do tří let od skončení přechodného období se nepožaduje, aby držitelé naklonovaných registrací měli korespondenční adresu ve Spojeném království. Ač ještě není rozhodnuto, jestli tento požadavek bude platit po vypršení tohoto tříletého období, je velmi pravděpodobné, se tento požadavek pro doručovací adresu na území UK bude vyžadovat i pro tyto registrace.


Zákon o ochranných známkách ve Spojeném Království stanovuje, že národní UK známky musí být užívány. Tato nutnost užívání říká, že pokud nebude ochranná známka nepřetržitě užívána po dobu pěti let, může být odstraněna z registru UK ochranných známek na základě řízení o zrušení. Pokud vlastníci zapsaných EU známek (jež se automaticky naklonovaly a daly vzniknout UK známkám) ve Spojeném Království tyto známky do konce přechodného období (31.12.2020) nikdy užívaly, bylo dohodnuto, že se užití těchto ochranných známek kdekoli v EU před koncem přechodného období považuje za platné užívání. Od 01.01.2021 je však třeba zajistit řádné užívání v UK.


Řešíte problematiku ochranných známek? Rádi Vám pomůžeme!


Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Martin Kopecký

kopecky@kopeckyhala.cz

tel: 272 049 111

463 303 203

8 zobrazení0 komentář